Tribunal de justicia de la comunidad andina



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14 “(…) Decreto 4886 de 2011. Artículo 19. Funciones de la Dirección de Signos Distintivos. Son funciones de la Dirección de Signos Distintivos: 1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.

4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.

5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen.

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

8. Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que expida.

9. Adelantar audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros de signos distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro, con el fin de proponer modificaciones que le permitan a las solicitudes acceder al registro.

10. Proponer al Superintendente Delegado, el procedimiento necesario para adelantar la audiencia de facilitación de que trata el numeral anterior.

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación”.




15 Artículo19.- “Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de protección de la competencia y competencia desleal y adoptar las sanciones, medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley”.

16 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/stlt_a_8/stlt_a_8_1.pdf

17 Caso Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX, caso C-283/01, 27 de noviembre de 2003.

18 Directiva 2008/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo.

19 Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161 (1995).

20 El Lanham Act de 1946 es también conocido como Trademark Act o Ley de marcas estadounidense.

21 “Symbol” o “device” según el Lanham Act §45.

22 Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., 514 U.S., §162.

23 Proviene del griego háptō: tocar, relativo al tacto.

24 Un estudio publicado en Journal of Consumer Research en 2009 sugiere que el tacto aumenta la sensación de pertenencia y la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto.

25 Los nuevos tipos de marcas son también denominadas marcas atípicas, no convencionales o no tradicionales. La doctrina suele dividirlos en signos visibles y signos no visibles. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no visibles. Cf. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

26 Idem. Se ha señalado que, en 1915, la botella de vidrio de Coca Cola fue diseñada para ser reconocida también en la oscuridad. Véase en este sentido, RØNNING, Debbie, “Taste, smell and sound – Future Trademarks? Feel marks (tactile marks)”, disponible en: http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx.

27 U.S. Reg. 3,137,914, registrada el 5 de septiembre de 2006 por la USPTO a favor de Diageo North America. Cabe resaltar que la distividad adquirida luego de cuatro décadas de uso en el mercado jugó un papel decisivo en este caso, por cuanto el citado producto era comercializado desde 1964.

28 U.S. Reg. 3,155,702, registrada por la USPTO el 17 de octubre de 2006 a favor de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

29 U.S. Reg. 3896100, registrada por la USPTO a favor de David Family Group, LLC.

30 U.S. Reg. 3885070.

31 U.S. Reg. 2,682,410, registrada por la USPTO a favor de Fresh Inc.

32 U.S. Reg. 3250789.

33 U.S. Reg. 2,263,903, otorgado en 1996.

34 U.S. Regs. 2,252,278 y 2,252,280, otorgados en 1996.

35 U.S. Reg. 2,058,394.

36 Deutsches Patent und Markenamt (DPMA, Oficina Alemana de Patentes y Marcas). Registro 30259811, de 3 de diciembre de 2003, otorgado a favor de Underberg KG para distinguir productos en las Clases 32 y 33. Disponible en Internet: http://www.copat.de/markenformen/Tactilemark.pdf.

37 U.S. Regs. 3,512,464, 3,512,465, 3,495,229, y 3,741,78, otorgados en 2008.

38 En este sentido, “Gilson on Trademarks. Chapter 2: Distinctiveness and Trademark Subject Matter. § 2.11 Nontraditional Trademarks”, Mathew Bender & Company, Inc., 2015, p. 24 de 33.

39 U.S. Reg. 3,348,363. “Dispensador de fragancia personal esférico que se parece a una pelota de baloncesto” registrado por la USPTO en 2007 a favor de Touchdown Marketing.

40 U.S. Reg. 3845630.

41 Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial 1121, de 28 de setiembre de 2004.

42 OTERO LASTRES, José Manuel, “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú”, junio de 2001, p. 132.

43 En este sentido, INDACOCHEA, Juan Manuel, “Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas”, Ius Inter Gentes, año 11, número 11, 2015.

44 Cf. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

45 Cf. Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, regla 3.

46 Sólo se especifica la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. Al respecto, en la regla 3 inciso 4) literal a) se establece que “la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional”.

47 MÜLLER LAMOTHE, Araceli y Brais PATIÑO LÓPEZ, “Principales novedades del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 24-2009, p. 84. Disponible en web: http://www.uria.com/documentos/publicaciones/2383/documento/articuloUM.pdf?id=3051.

48 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. Documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

49 El conjunto legislativo propuesto por la Comisión Europea el 27 de marzo de 2013 contiene 3 iniciativas: i) la refundición de la Directiva 2008/95/CE de 1989 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; ii) la revisión del Reglamento 207/2009/CE de 1994 sobre la marca comunitaria y iii) la revisión del Reglamento 2869/95 de la Comisión de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI. Para un análisis detallado de la reforma, véase, THRIERR, Olivier. “Vers une réforme du droit des marques dans l’Union européenne”, Propriété Industrielle, número 10, octubre 2013, año 12, pp. 14-21.

50 Cf. CABINET BEAU DE LOMÉNIE, “La réforme du droit des marques en marche”, Actualités: Flash Info, 18 de abril de 2013. Disponible en web: http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-122-la-reforme-du-droit-des-marques-en-marche. Cf. Zuzana PENIASKOVA, “Propuesta de reforma del sistema de marcas”, Noticias UAIPIT, 2013: “Los cambios reflejados en la jurisprudencia incluyen el reemplazo de la necesidad de “representación gráfica” por criterios más flexibles, permitiendo que otras marcas no convencionales (p.ej. marcas sonoras) puedan ser registradas. Según la Comisión Europea, el objetivo es permitir que la marca se represente por otros medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias, siempre que continúen cumpliendo el criterio establecido en el caso Sieckmann (C-273/00). Por otro lado, la amplia redacción de la disposición propuesta parece poder exceder el caso Sieckmann e implica que se puedan esperar solicitudes para marcas no convencionales que intentarán forzar los actuales límites de lo que puede ser registrado”. Disponible en Internet: http://www.uaipit.com/es/noticias/%2Fes%2Fnoticias%2Fpropuesta-de-reforma-del-sistema-de-marcas-661.


51 Tercera modificación de la Ley de Marcas en China adoptada el 30 de agosto de 2013 y que entró en vigor el 1 de mayo de 2014.

52 HUI, Huang, “Introducción a la Tercera Modificación de la Ley de Marcas de China”, Ius Inter Gentes, año 10, número 10, junio 2014, p. 134.

53 Sentencia del TJUE, asunto T-88/00, de 7 de febrero de 2002.

54 Sentencia del TJUE, asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.

55 Natural Footwear Ltd. c. Hart, Shaffner & Marx, 760 F.2d 1383, 1395 (3ª Cir. 1985); véase en este sentido, MENELL, Peter y Suzanne Schotchmer, “Intellectual Property”, Handbook of Law & Economics 59; véase también, McCARTHY, Thomas, “Trademarks and Unfair Competition §2:3”, cuarta edición, 2004.

56 Zippo Mfg Co. c. Rogers Imports, Inc. 216 F Supp. 670,694-95 (S.D.N.Y. 1963).

57 In re Int’l Flavors & Fragances, 183 F.3d 1367, 1367 (Fed. Cir. 1999).

58 En este sentido, ROTH, Melissa A. “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations”, 27 Cardozo Law Review 457, 462 (2005).

59 Véase, por ejemplo, Heidelberger Bauchemie GmbH, caso C-49/02, 2004, E.T.M.R. 99, §13.

60 TJUE. Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt (marca olfativa), caso C-273/00, de 12 de diciembre de 2002.

61 Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 22. El TJUE continuó afirmando que: “En consecuencia, no hay razón en principio por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces de ser percibidos por el ojo” (§ 23).

62 Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 38.

63 En este sentido, BAINBRIDGE, David, “Smell, Sound, Colour and Shape Trade Marks: An Unhappy Flirtation”, J. Bus. L. 219,222, 2004, p. 223. El mencionado autor afirma que es de vital importancia para las empresas poder determinar con un alto grado de predictibilidad lo que pueden y no pueden hacer; el éxito y efectividad de los esfuerzos de mercadeo dependen de ello.

64 In re Int’l Flavors & Fragances, 183 F.3d 1361 (Fed. Cir. 1999).

65 Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 E.T.M.R. 33, §49-50.

66 Sieckmann, c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 ETMR 33, §55.

67 Véase en este sentido, HIDAKA, Sieko et al., “A Sign of the Times? A review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Mark Jurisprudence in the EU”, 94 Trademark Rep. 1105, 1124 (2004); véase también, CHAUDRI, Abida, “Graphically Speaking: Registering Smell, Colour and Sound Marks in the UK and Europe”, 157 Trademark World 26, 26, mayo de 2003; véase finalmente, BARTKOWSKI, Megan, “Part Five: Trademarks in International Comparative Law: New Technologies, New Trademarks: A Review Essay”, 19 J. Contemporary Legal Issues 431, 2006, p. 466.

68 LI, Kexin, “Comment: Where is the right balance? – Exploring the current regulations on Nontraditional Three-dimensional Trademark registration in the United States, the European Union, Japan and China”, Wisconsin International Law Journal, 2012, pp. 24 de 30.

69 HAWES, James E. y Amanda V. DWIGHT, “Trademark Registration Practice”, 2004, §3:20.

70 HAWES, James y Amanda DWIGHT, “Practitioner’s Trademark Manual of Examining Procedure”, 2004, §808.01.

71 Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial 1387 de 23 de agosto de 2006.

72 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993, p. 827.

73 Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 84-IP-2003, Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, publicado en la Gaceta Oficial 1002 de 28 de octubre de 2003.

74 Proceso 113-IP-2003, marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, recogiendo el criterio expresado en el Proceso 23-IP-1998, marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES.

75 “Actas de Derecho Industrial”. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1990, tomo 13, año 1989-90, p. 46.

76 Cf. Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 255 (1995).

77 Cf. “Smell, Sound and Taste—Getting a Sense of Non-Traditional Marks”, WIPO Magazine, febrero 2009.

78 OAMI. Eli Lilly/ Sabor artificial a fresas, R120/2001-2, de 4 de agosto de 2003.

79 USPTO, 14 de junio de 2006, N.V. Organon.

80 Cf. Por ejemplo, OAMI, Cuarta Sala de Recursos, 19 de noviembre de 2008, caso R 804/2008-4. Por el contrario, en Noruega se registró como marca la forma de una píldora con el diseño arbitrario de un sol con dos triángulos en uno de sus lados; Registro IR 785438, Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

81 Número de serie 78,439,597. Solicitada por Karen’s Crystals, Inc. el 22 de junio de 2004.

82 Número de serie 78,402,600. Solicitada por Karen’s Crystals, Inc el 15 de abril de 2004.

83 Cf. USPTO, Office Action, 23 de noviembre de 2004; USPTO, Office Action, 28 de enero de 2005.

84 PORT, Kenneth L. “General Law Issue: Article: On Nontraditional Trademarks”, Northern Kentucky Law Review, 2011, pp. 22-23 de 44.

85 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: Artículo 3.- Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

(…)

e) los signos constituidos exclusivamente por:



i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

(…)



86 Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. Artículo 7.- Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

(…)

e) los signos constituidos exclusivamente por:



i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

(…)



87 De acuerdo con el derecho comunitario europeo, el hecho que existan substitutos a la forma que logren el mismo resultado técnico no tiene importancia.

88 En este sentido, INDACOCHEA, Juan Manuel, “Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas”, Ius Inter Gentes, año 11, número 11, 2015.

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