Tribunal de justicia de la comunidad andina



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LA TEXTURA IMPUESTA POR UNA FUNCIÓN TÉCNICA O POR LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.




  1. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó la siguiente pregunta: En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, como por ejemplo la textura de la piel de una fruta aplicada a una botella, ¿ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?




  1. El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por parte del derecho de marcas de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El criterio de distintividad, supone también la no funcionalidad del signo, como causal de irregistrabilidad absoluta, es decir, la exigencia que la textura del signo no cumpla una función técnica, no sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.




  1. Con ocasión del caso Qualitex precitado, se definió la “funcionalidad” como una característica esencial para el uso o finalidad de un artículo o que afecte el costo o la calidad de dicho artículo, precisándose que el uso exclusivo de dicha característica colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la reputación76.




  1. Ciertas formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

  2. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una fruta o verdura tiene una forma determinada por sus elementos estructurales, los cuales imponen su forma. No podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.




  1. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.




  1. Sobre el particular se pueden citar algunos casos de denegación de registro de signos no visibles por no cumplir con el requisito de no funcionalidad y, en consecuencia, de distintividad: la fragancia del perfume Nº 5 de Chanel, denegada en 1994, en el Reino Unido, porque la fragancia del perfume era la esencia misma del producto77; el sabor artificial a fresas, denegado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) a la farmacéutica Eli Lilly para distinguir medicamentos78; o el caso similar del sabor artificial de naranja también para productos farmacéuticos, denegado en 2006 por la Unites States Patent and Trademark Office (USPTO) a N.V. Organon79. La OAMI, por su parte, ha afirmado reiteradamente que las hendiduras en una píldora sólo cumplen un rol útil en la ingesta pero no otorgan una identidad comercial específica y, por consiguiente, no resultan registrables80.




  1. Adicionalmente, cabe mencionar la denegatoria de registro de las marcas consistentes en cristales para distinguir corbatas81 y reproducciones de arte82. Ambas marcas fueron denegadas debido a que no servían para funcionar como marcas sino como meras decoraciones83. La solicitante, Karen’s Krystals, Inc. no contestó las observaciones realizadas por la USPTO y, consecuentemente, ambas marcas fueron abandonadas por dicha oficina84.




  1. En la Unión Europea, se debe determinar si la forma es necesaria para obtener un resultado técnico. Tanto el literal e) del primer inciso del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE85, como el literal e) del primer inciso del artículo 7 del Reglamento (CE) 207/200986, contemplan como causal de irregistrabilidad absoluta que el signo se encuentre constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico87, o por la forma que le dé un valor sustancial al producto o que afecte su valor intrínseco.




  1. Este último criterio, relativo a la forma que otorga un valor sustancial o que afecta el valor intrínseco del producto, se denomina de funcionalidad estética. Sin embargo, en el ámbito de la Comunidad Andina, se ha optado por recoger únicamente, con algunos matices, los criterios de funcionalidad técnica (no de funcionalidad estética) y de distintividad, en lo concerniente a signos consistentes en formas usuales en el mercado relevante88.




  1. Estos criterios fueron inicialmente concebidos en el contexto de las marcas tridimensionales pero son igualmente aplicables a la mayoría de tipos de marcas. En consecuencia, la referencia a “la forma” del producto o de su envase, contenida en la precitada normativa andina, debe entenderse en sentido amplio, por el método de la ratio legis. En el caso particular de las marcas táctiles, “forma” equivale a “textura”, así como en el caso de las marcas gustativas significa “sabor” y en las marcas olfativas indicará “olor”, “perfume” o “fragancia”, por referir algunos tipos de signos no visibles.




  1. En el presente caso, la Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.
En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.
SEGUNDO: La lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no es taxativa, no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa, no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.
En el caso de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá exigir una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles.

La Oficina Nacional Competente debe analizar, en primer lugar, si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del uso en el mercado, figura jurídica denominada distintividad adquirida (secondary meaning).


TERCERO: En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:
En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.
En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.
En el presente caso se ha señalado que el 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.
La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva.
Por otro lado, el Tribunal considera pertinente poner de relieve los siguientes artículos de la Decisión 486:
“Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.
(…)
Artículo 278.- (…) Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.
(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera”.
Al efecto, este Tribunal advierte que las normas transcritas contienen una obligación específica que debió cumplirse en un plazo determinado. La implementación de un sistema informático andino, la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, así como el envío y el intercambio de las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, son mecanismos idóneos que garantizan el acceso a la información del público de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina para que puedan conocer y verificar si se vulneran o no sus derechos.
Por ello y en relación con la marca táctil, los Países Miembros podrían además considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público pueda identificar cabalmente los colores y apreciar las texturas de la marca en tercera dimensión.
En definitiva, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 en relación con la representación gráfica de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá verificar el cumplimiento de los dos requisitos concurrentes desarrollados en la presente interpretación prejudicial: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) la muestra física de la marca.
CUARTO: Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria, se utilizan en el mercado en relación con determinada clase de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con un origen empresarial determinado. En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase de productos tampoco son relacionadas con una procedencia empresarial específica por el público consumidor.
El Tribunal advierte que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra, salvo que exista similitud o conexión competitiva entre ambas clases de productos o servicios.
La forma de presentación deberá entenderse como todo aspecto externo del producto susceptible de ser captado por los consumidores. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal que impide registrar la forma o la textura de un producto o envase con características usuales, se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productos.
QUINTO: El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por registro de marcas de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El criterio de distintividad supone también la no funcionalidad del signo, es decir, la exigencia que la textura del signo no cumpla una función técnica, no sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.
La Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, en cuyo caso el signo solicitado será irregistrable y, en consecuencia, deberá denegarse la solicitud de registro de marca.
La Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo



MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez



MAGISTRADO MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito



PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 242-IP-2015


1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.



Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)


b) carezcan de distintividad;

(…)



2 Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

3 Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

4Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

  1. 5 Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener:El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

  2. La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere;

  3. La identificación de la causa que origine la solicitud;

  4. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,

  5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.




6 Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

7 Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

8 El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.

9 IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.

10 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.

11 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

12 Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”.

13 En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña.
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