Tribunal de justicia de la comunidad andina



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El requisito de distintividad.


  1. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?, ¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal b) del artículo 135?, ¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?




  1. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.




  1. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. En el caso de los signos táctiles o de textura, la exigencia de distintividad intrínseca comporta el principal obstáculo para su registro como marcas.




  1. A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.




  1. El requisito de la distintividad de una marca táctil o de textura se cumple cuando se toma en consideración este doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.


2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.


  1. A manera ilustrativa, se transcriben los criterios del TJUE:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca”53; y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada54 (lo subrayado es nuestro).




  1. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del uso constante en el mercado, que es el supuesto de distintividad adquirida (secondary meaning), contenido en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.




  1. El análisis de la distintividad de las marcas táctiles debe realizarse, en primer lugar, en el marco del artículo 135 de la Decisión 486. En caso de no incurrir en las causales absolutas de irregistrabilidad, se procederá al examen de las causales de irregistrabilidad relativas.




  1. Finalmente, respecto del requisito de representación gráfica, siguiendo el desarrollo reciente en la materia, se recomienda admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular.


3. LA FORMA DE PUBLICACIÓN DE UNA MARCA TÁCTIL O DE TEXTURA.


  1. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y, en consecuencia, los consumidores se aproximen a la marca?




  1. Las solicitudes de registro de marcas se publican en diario o gaceta oficial, según cada legislación nacional, para que los terceros tomen conocimiento de los signos que se desean registrar como marcas y, si fuera el caso, formulen oposición a la solicitud de registro cuando el signo solicitado no reúna los requisitos para ser registrado como tal o su concesión pudiera ocasionar un perjuicio injusto.




  1. El derecho de marcas protege al consumidor de posibles riesgos de confusión sobre el origen de productos o servicios distinguidos por marcas, infundiendo confianza en el consumidor para realizar sus compras y reduciendo costos de información y transacción en el mercado55. El derecho de marcas también protege al titular de la marca de una posible apropiación del fruto de su trabajo56 o inversión, por parte de infractores, creando incentivos para la producción de productos de alta calidad (goodwill)57.




  1. Mientras los registros de nuevos tipos de marcas proliferan, existe la creciente necesidad de “precisión” en el registro a través del uso de nuevas técnicas58. La representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del “principio de precisión”59.




  1. A este respecto, cabe indicar que el TJUE en el caso Sieckman60, relativo a una marca olfativa, el Tribunal europeo estableció que puede ser registrado como marca un signo que no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible y duradera y objetiva, aspectos formales del procedimiento de registro de marcas que comportan manifestaciones del mencionado “principio de precisión”. Resulta oportuno mencionar que en este caso en particular el TJUE estableció que: “en principio, cualquier mensaje capaz de ser percibido por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, puede ser un signo capaz de cumplir la función de distintividad de una marca”61.




  1. Sin embargo, el TJUE estableció también que: “la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores”62.




  1. De tal manera que, una mayor precisión en los registros de nuevos tipos de marcas delinea más claramente y, en consecuencia, protege mejor los derechos de los titulares de registros de este tipo de marcas. Los registros y publicaciones de solicitudes de registro más específicos permitirá a los empresarios, al realizar búsquedas en el registro de marcas, descubrir posible competencia en el mercado y protegerse contra posibles casos de infracción antes de invertir elevadas sumas en el desarrollo y promoción de nuevas marcas63. Adicionalmente, la definición precisa de la marca informa a los competidores y titulares de marcas de posibles casos de infracción, disminuyendo y, posiblemente, previniendo el riesgo de confusión en el público consumidor64.




  1. La representación gráfica también ayuda a las autoridades en el examen de registrabilidad y, eventualmente, en proteger la marca contra usos no autorizados por parte de otros competidores65. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa de la marca, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro66, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.




  1. La representatividad gráfica resulta igualmente importante para los nuevos tipos de marcas, por cuanto asegura que el alcance y naturaleza de la marca sean claramente definidos y comprensibles para que así terceras personas, que realicen búsquedas en el registro de marcas, puedan identificar claramente lo que se ha registrado, es decir, el objeto de protección67.




  1. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el solicitante para describir la marca o cumplir el requisito de la representación gráfica?, ¿puede hacerse de forma textual?, ¿existen otros mecanismos de descripción o de cumplimiento de los requisitos de la representación gráfica?, ¿la presentación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente la selección de un material específico en su descripción, como por ejemplo vidrio, plástico o cartón?, ¿la representación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente una representación pictórica acompañada de una descripción clara, precisa e inequívoca de ese material?




  1. El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades68. De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.




  1. En cuanto a las marcas táctiles o de textura, se debe destacar la ventaja que comporta utilizar el código Braille para la representación y publicación de este tipo de signos no visibles. Tampoco debe descartarse la posibilidad de utilizar gráficos o representaciones tridimensionales más sofisticadas y técnicas. Adicionalmente, siempre será útil la descripción simple del signo, pero no necesariamente suficiente, como sí ocurre en el caso de las marcas olfativas.




  1. Este Tribunal considera que la descripción simple ayuda al examinador a determinar lo que se pretende registrar, por cuanto la inspección visual de la marca generalmente no sirve para brindar precisión o certeza en el caso de signos no visibles69. La descripción simple también permite darse cuenta de características de la marca que no aparecen en dibujos o gráficos que representan la marca70. Esto último resulta fundamental en el caso particular que nos ocupa, por cuanto ciertos tipos de textura son casi imposibles de recrear mediante simples dibujos o gráficos. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta la posibilidad de exigir, y luego publicar, de manera suplementaria o adicional a la representación técnica principal, una descripción simple de la marca solicitada, para así otorgar una mayor comprensión y precisión de lo reivindicado mediante la solicitud de registro.




  1. En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:




  1. En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.




  1. En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.




  1. En el presente caso se ha señalado que el 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.




  1. La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva.




  1. Por otro lado, el Tribunal considera pertinente poner de relieve los siguientes artículos de la Decisión 486:

“Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.


(…)
Artículo 278.- (…) Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.
(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera” (lo subrayado es nuestro).


  1. Al efecto, este Tribunal advierte que las normas transcritas contienen una obligación específica que debió cumplirse en un plazo determinado. La implementación de un sistema informático andino, la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, así como el envío y el intercambio de las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, son mecanismos idóneos que garantizan el acceso a la información del público de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina para que puedan conocer y verificar si se vulneran o no sus derechos.




  1. Por ello y en relación con la marca táctil, los Países Miembros podrían además considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público pueda identificar cabalmente los colores y apreciar las texturas de la marca en tercera dimensión.




  1. En definitiva, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 en relación con la representación gráfica de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá verificar el cumplimiento de los dos requisitos concurrentes desarrollados en la presente interpretación prejudicial: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) la muestra física de la marca.


4. LA TEXTURA DE USO COMÚN.


  1. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó la siguiente pregunta: ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?




  1. A este respecto, este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Proceso 136-IP-2007. Marca Tridimensional: “Figura de un perfil de una zapatilla de lona, debajo una planta de calzado con diversas figuras geométricas”, publicado en la Gaceta Oficial 1591 de 25 de febrero de 2008:




  1. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’”71.




  1. La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.




  1. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”72.




  1. Como causal de irregistrabilidad absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.




  1. La norma comentada prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.




  1. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases o envoltorios, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio, y d) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del envase o envoltorio del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos anteriormente descritos.




  1. Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria se emplean en el mercado en relación con determinada clase de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una procedencia empresarial determinada. En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase de productos tampoco son relacionadas por el consumidor con un origen empresarial determinado.




  1. El Tribunal advierte que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra, salvo que exista similitud o conexión competitiva entre ambas clases de productos o servicios.




  1. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.


“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos. (…)”73.


  1. Adicionalmente, en el Proceso 113-IP-200374, este Tribunal expresó lo siguiente:

“Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.


“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).
(...)
Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.
(...)
En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.
Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.
(...)
Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” (lo subrayado es nuestro).


  1. En consecuencia, la forma de presentación deberá entenderse como todo aspecto externo del producto susceptible de ser captado por los consumidores, incluida la textura del producto. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal que impide registrar la “forma” o, por ratio legis, la “textura” de un producto o su envase con características usuales, se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una “forma” o “textura” necesaria para comercializar cierta clase de productos.




  1. Finalmente, Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”75.




  1. A este respecto, cabe apuntar que el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado relevante, al limitar el uso de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables por parte de otros competidores en dicho mercado.




  1. De esta manera, se deberá evaluar, caso por caso, la necesidad de mantener ciertos signos disponibles para su uso por todos los competidores en el mercado o, cuando no exista riesgo de restringir la libre competencia creando barreras de entrada al mercado, evaluar la posibilidad de otorgar un derecho exclusivo sobre los mismos. El derecho exclusivo otorgado por el registro de marcas tiene que guardar equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso, de ahí la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, como los genéricos o de uso común.




  1. La Oficina Nacional Competente, por lo tanto, debe determinar si el signo consistente en la la superficie ‘Old Parr’ es una forma o textura común en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.



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