Tribunal de justicia de la comunidad andina



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Deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias:


  1. El numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establece que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Por otro lado, el numeral 58 de la misma disposición, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función de “expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente de propiedad industrial”.




  1. Lo dispuesto en el citado artículo 1 pone de manifiesto el reconocimiento de la jerarquía superior de la que gozan las normas supranacionales, específicamente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual fue adoptada por la República de Colombia al ser País Miembro del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).




  1. Los países miembros del Acuerdo de Cartagena se obligaron a establecer regímenes comunes para temas de propiedad industrial, de ahí que el Congreso de Colombia optara por delegar válidamente su facultad de reglamentar este asunto en la Comunidad Andina al expedir la Ley 323 de 1996. Siendo esto así, toda norma que sea contradictoria con la Decisión 486 queda suspendida en sus efectos, siendo el régimen andino de aplicación automática por parte de la Autoridad colombiana que administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, es decir, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.




  1. En el presente caso se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional competente, tiene el deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus competencias.


Carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso:


  1. Habiendo quedado claro que la Dirección de Signos Distintivos opera bajo el marco normativo delimitado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que todos los procedimientos a su cargo se basan en el procedimiento descrito en aquella norma supranacional.




  1. Cualquier persona en la República de Colombia, ya sea natural o jurídica, puede solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de un signo distintivo. Respecto a cada solicitud que se radique, la Dirección de Signos Distintivos tiene un plazo de quince (15) días hábiles para realizar el examen de los requisitos mínimos exigidos por la normativa andina para asignarle fecha de presentación a la misma. En caso de que se evidencie la ausencia de alguno de los requisitos, la entidad procede a enviarle al solicitante un requerimiento para que corrija su solicitud dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación.




  1. Presentada la solicitud en debida forma, ésta es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que los terceros interesados puedan presentar oposición al registro si así lo consideran pertinente. Estas oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la Publicación en la Gaceta, los cuales pueden extenderse (a solicitud de parte) por otros 30 días hábiles con el fin de aportar pruebas. De las oposiciones presentadas, se corre traslado al solicitante de la marca, quien puede contestarlas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presentando los argumentos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de su solicitud.




  1. Vencido el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos procede a decidir sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada. Esta decisión se toma después de hacer un examen de las causales de irregistrabilidad, tanto las absolutas del artículo 135, como las relativas del artículo 136 de la normativa andina. Es después de haber cumplido los términos y demás disposiciones procedimentales andinas, que la entidad determina si la solicitud de registro de marca en cuestión cumple con las condiciones para su concesión.




  1. A lo largo del trámite se respeta el debido proceso tanto del solicitante como de los posibles terceros que intervengan oponiéndose al registro. Cuando se presentan oposiciones, se corre traslado al solicitante para que se pronuncie al respecto. Es decir, se abre un escenario dotado de carácter contradictorio en el que todas las partes interesadas pueden hacer valer sus argumentos.




  1. De las pruebas allegadas en respaldo de cada uno de los intereses en conflicto, la Dirección de Signos Distintivos adelanta una valoración que conforma la ratio decidendi que motiva el sentido de la decisión consignada en la resolución proferida. En caso de que alguno de los interesados no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos que puso fin a su actuación, puede interponer el recurso de apelación que será resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de acuerdo con lo indicado en el parágrafo del artículo 19 del Decreto 4886 de 201115.




  1. Sobre la base de las normas y procedimiento indicado anteriormente, resulta evidente que la Dirección de Signos Distintivos sustancia un procedimiento en el que se asegura el contradictorio y se garantiza el debido proceso, profiriendo actos motivados sobre la base de fundamentos de hecho y de derecho que justifican sus decisiones.




  1. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen carácter contradictorio y están sujetos al debido proceso.


Imparcialidad de sus actos:


  1. El numeral 59 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de “ejercer las funciones jurisdiccionales que le hayan sido asignadas en virtud de la Ley, a través de las Delegaturas, grupos internos de trabajo o funcionarios que para el efecto designe el Superintendente de Industria y Comercio, garantizando la autonomía e independencia propia de la función”.




  1. La normativa interna de la República de Colombia, a través de la norma traída a colación, garantiza la separación funcional en la estructura de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, asegurando la inexistencia de riesgo de confusión entre sus funciones propiamente administrativas y aquellas de naturaleza jurisdiccional que le han sido asignadas, permitiéndole aplicar la normativa comunitaria andina con plena independencia e imparcialidad.




  1. En el presente caso se ha acreditado que la autonomía funcional de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio garantiza la imparcialidad de sus actos.


Conclusión:


  1. La Dirección de Signos Distintivos es un órgano dentro de la estructura orgánica de la Superintendencia de Industria y Comercio constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya competencia es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad.




  1. En consecuencia, se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos en el Proceso 121-IP-2014, en el cual este Tribunal amplió su línea jurisprudencial respecto de quiénes pueden solicitar interpretaciones prejudiciales en el siguiente sentido:

“(…) 5.6. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.


(…)
6. Que, con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal”.


  1. En consecuencia, habiéndose acreditado el cumplimiento de los seis criterios de naturaleza y función por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal.


2. LA MARCA TÁCTIL O DE TEXTURA. LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD. EL REQUISITO DE SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. EL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD.


  1. En el contexto internacional se ha considerado paulatinamente la posibilidad de validar nuevos tipos de marcas, entre las que se puede hacer referencia a las marcas táctiles o de textura.




  1. Así por ejemplo, en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2006, aprobado por 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constituye la referencia fundamental en materia de nuevos tipos de marcas. Al 15 de abril de 2015, el tratado abarcaba 38 partes contratantes16. Además del Tratado y su Reglamento, existe una Resolución de la Conferencia Diplomática, suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, lo que sin duda alguna marca una hoja de ruta en relación con los Países Menos Adelantados (PMA). Los Países Miembros de la Comunidad Andina no son parte contratante de dicho tratado. Por razones que no es del caso referir, dichos países no lo firmaron ni adhirieron. Empero, resulta del caso que este Tribunal tome como referencia algunos de sus contenidos. En efecto, el Tratado de Singapur no limita las marcas a dos dimensiones, sino que se aplica a nuevos tipos, como son, entre otras, las marcas de hologramas, las marcas de movimiento, las marcas de colores y las marcas consistentes en signos no visibles, como marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles.




  1. En el ámbito de la Unión Europea, con ocasión de la decisión del caso Shield Mark BV17, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) señaló que la lista de signos contenida en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC18 no era exhaustiva y que los signos que no pueden ser percibidos visualmente, no están expresamente excluidos de la Directiva.




  1. De igual manera, en Estados Unidos de América, el juez Breyer estableció, al dictar la decisión en el caso Qualitex19, que las disposiciones contenidas en el Lanham Act20 no pueden ser interpretadas de manera restrictiva. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos de América estableció que un signo21 es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos22.




  1. En lo que respecta a la marca táctil o de textura, en 2006, el Directorio de la International Trademark Association (INTA) adoptó una resolución en favor del reconocimiento, protección y registro de dichas marcas en circunstancias apropiadas. De esta manera, las sensaciones táctiles pueden ser protegidas como marcas si son suficientemente distintivas. Esta iniciativa reconoció la función indicadora de la procedencia empresarial que las marcas táctiles pueden cumplir, al mismo tiempo que llamó la atención acerca de la falta de una autoridad internacional relevante en la materia. Dicha resolución recomendó que el nivel de protección de las marcas táctiles dependa, como en el caso de las marcas visualmente perceptibles, de que la marca sea inherentemente distintiva o que haya adquirido distintividad de manera sobrevenida mediante el uso en el mercado, y de que las marcas táctiles sean objeto de un test de funcionalidad para evitar que mediante la protección otorgada por el registro se afecte la libre competencia. Este estándar se encuentra en consonancia con la política de impedir la protección de características funcionales del producto.




  1. Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada “háptica”23, la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido24. Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas25 que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.




  1. En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible26. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.




  1. Resulta oportuno citar algunos casos de registro de marcas táctiles o de textura, como por ejemplo el bolso o funda violeta de la botella de Crown Royal27, “la textura de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino” del vino Khvanchkara28, “una textura de cuero que envuelve la superficie media de una botella de vino”29, “la textura áspera de una piedra amarilla, naranja y marrón en la parte delantera de una botella de vino”30, “un papel con textura de algodón” para productos de jabón31, la configuración texturizada del mango de un cuchillo32, un diseño utilizado como superficie para distinguir equipaje, bolsos y productos de cuero relacionados otorgado a favor de Louis Vuitton Malletier en 199633, o la textura granulada de los bolsos de Dooney & Bourke también otorgada en 199634.




  1. De igual manera, cabe mencionar algunos casos de registro de marcas táctiles que contienen caracteres Braille, como por ejemplo la otorgada a favor de Christoph Krahenmann para distinguir joyería35, la marca Underberg AG para distinguir varios productos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza36, la marca MIKLI otorgada a favor del diseñador francés Alan Mikli para vestimenta y anteojos, o las marcas consistentes en las denominaciones “a wonder summer’s night” o “Stevie Wonder” otorgadas a favor de Stevie Wonder para su vestimenta y servicios de entretenimiento37.




  1. En el ámbito de la Comunidad Andina, el 17 de diciembre de 2003, Diageo Brands B.V. solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador, el registro de la marca de producto “Textura superficie OLD PARR” , la misma que fue otorgada el 27 de abril de 2004. Al efecto, el solicitante presentó un arte en papel PMT 7 x 7 cm, así como una descripción del signo: “La marca de fábrica solicitada consiste en una textura superficial dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentagramas, romboides y sexagramas, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio. Se solicita y se reserva el derecho de exclusividad sobre la marca, textura superficie “OLD PARR”, en forma conjunta o separada, como marca de fábrica para usarla en distinto tamaño, con combinación de colores, tanto sola o acompañada de cualquier diseño, frase, signo o leyenda”.




  1. Adicionalmente, la textura de un producto o su empaque puede también formar parte de la descripción de una marca tridimensional38. Éste es el caso de la textura granulada del dispensador de perfume tridimensional con forma de pelota de baloncesto39, y la textura del cuello y cuerpo de una botella de tequila que tiene ondulaciones tridimensionales40.


Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.


  1. El artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo no puede ser objeto de registro si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.




  1. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: brinda un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.




  1. Sobre la base de lo indicado en el artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este precepto adelanta un listado meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”41.




  1. En consecuencia, la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.




  1. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”42.




  1. En consecuencia, susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.


El requisito de susceptibilidad de representación gráfica.


  1. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.




  1. El desafío que plantea este tipo de marcas radica en la necesidad de adaptar el criterio de representatividad gráfica a cada nuevo tipo de signo distintivo43. Cabe precisar que dicho criterio, en realidad, no es obligatorio según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)44. En este sentido, por ejemplo, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas ya citado, proporciona modalidades de representación de nuevos tipos de marcas en solicitudes de registro, que pueden incluir reproducciones alternativas a las gráficas o fotográficas45.




  1. En los párrafos 4, 5 y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se contempla la representación de signos visibles y de signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Sin embargo, la regulación más detallada y la formulación de un enfoque común para la representación de los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente46.




  1. Por el momento, el Reglamento del Tratado de Singapur sólo prevé que las partes contratantes podrán solicitar, en el caso de marcas que consistan en hologramas, marcas animadas, de color y de posición, una o más reproducciones de los signos correspondientes de conformidad con su legislación interna. En cuanto a las marcas no visibles, el Reglamento establece que las partes contratantes podrán exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca47.




  1. En lo que concierne a las marcas táctiles o de textura, no existe una disposición específica en el referido Tratado, únicamente una disposición que trata de manera general todos los demás signos no visibles que no sean marcas sonoras, la regla 3 literal 10, referida a los detalles relativos a la solicitud de registro, la cual establece lo siguiente: “10) [Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”.




  1. En el presente caso, este Tribunal considera pertinente que la Oficina Nacional Competente exija una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles.




  1. Cabe precisar que le atañe a la Oficina Nacional Competente verificar si la marca táctil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado, ésta tiene además la facultad de exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica. En definitiva, la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) atañe a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la Oficina Nacional Competente deberá identificar los medios adecuados para hacer factible la publicación en los casos particulares de las marcas táctiles o de textura.




  1. Cabe señalar, a este respecto, que la representación gráfica del signo suele efectuarse por impresión en relieve, es decir, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema Braille48.




  1. Adicionalmente, el requisito de representación gráfica, establecido en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE y en el artículo 4 del Reglamento (CE) 207/2009, sobre marca comunitaria, será suprimido con la reforma de la Directiva (artículo 3 del proyecto de Directiva) y del Reglamento (artículo 4 del proyecto de Reglamento) de la marca europea49. Ya no se exigirá la representación gráfica cuando existan otros medios más apropiados para identificar el objeto de la protección. Según la Exposición de Motivos, el objetivo es admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo50. Con la mencionada reforma será suficiente que un signo pueda ser "representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular".




  1. Por su parte, la tercera modificación de la Ley de Marcas en China51, aporta una modificación sustancial del artículo 8, eliminando la restricción de la palabra “visual” y dando un ejemplo de signo no visual: “los sonidos”. Ejemplo que es seguido del símbolo “etc.”, lo cual supone que la puerta está abierta para otros signos no visuales52.

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