Tribunal de justicia de la comunidad andina



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA




PROCESO 242-IP-2015



Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.



VISTOS:
El oficio recibido vía correo electrónico el 22 de mayo de 2015, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver la controversia relativa al procedimiento de registro dentro del trámite 334, radicación 15-114096-0-0.
El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.
I. Antecedentes


  1. Partes en el proceso interno:


Solicitante: Diageo Brands B.V.

Oficina Nacional Competente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.


  1. Determinación de los hechos relevantes:




  1. El 27 de febrero de 2015, Diageo Brands B.V. presentó la solicitud de registro de la marca táctil TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR” para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).




  1. El 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.




  1. Debido a los pocos precedentes sobre marcas táctiles presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Signos Distintivos decide elevar una solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




  1. Descripción de la marca:




  1. El solicitante aportó la siguiente descripción de la marca:




  • “Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños”.




  • En consecuencia, la marca táctil solicitada consiste en la textura de la botella en la que se envasa una bebida alcohólica, razón por la que en la solicitud seleccionaron la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. Preguntas formuladas para la interpretación prejudicial:




  1. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:




  • ¿De acuerdo con la definición de marca establecida en el artículo 134 debe entenderse que la lista de posibles signos contemplada en los literales a) al g) es taxativa o debe entenderse que es enunciativa y puede constituir marca cualquier otro signo o identificador en tanto y en cuanto cumpla con sus requisitos de representación gráfica y distintividad?




  • ¿Se puede registrar una textura específica como una marca táctil?

En el caso de que la respuesta a los primeros interrogantes sea afirmativa entonces:




  • ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?




  • ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y en consecuencia los consumidores se aproximen a la marca?




  • ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el solicitante para describir la marca o cumplir el requisito de la representación gráfica?, ¿Puede hacerse de forma textual?, ¿Existen otros mecanismos de descripción o de cumplimiento de los requisitos de la representación gráfica?




  • ¿La presentación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente la selección de un material específico en su descripción, como por ejemplo vidrio, plástico o cartón?




  • ¿La representación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente una representación pictórica acompañada de una descripción clara, precisa e inequívoca de ese material?




  • ¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal b) del artículo 135?




  • ¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?




  • ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?




  • En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, como por ejemplo la textura de la piel de una fruta aplicada a una botella, ¿ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?


II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL


  1. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 135 literal b) de la misma normativa1.


III. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:


  1. Legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.




  1. La marca táctil o de textura. Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.




  1. La forma de publicación de una marca táctil o de textura.




  1. La textura de uso común.




  1. La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.



IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


  1. Tomando en consideración que es la primera vez que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita interpretación prejudicial, este Tribunal considera necesario seguir los criterios establecidos en el Proceso 121-IP-2014 en lo concerniente a la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.




  1. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 332 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1223, 1234, 1255, 1276 y 1287 de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no resulta válida la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”; aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación.




  1. El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial8; considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal.




  1. Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a este tema de la siguiente manera:

“De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma.



Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”.


  1. En oportunidad y a instancia de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio de 9 de mayo de 2015, este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante destacar lo que se detalla a continuación:




  1. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, ésta no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.




  1. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.




  1. La imparcialidad de estas entidades motiva lo que se podría denominar la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”9, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”10.




  1. El Derecho comunitario andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. Por ello, y tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad, el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados.




  1. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar asimetrías en lo que respecta a la aplicación de las normas y a un indeseado incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.




  1. Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho11 así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales12 tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.




  1. En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado” el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial.




  1. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal13.




  1. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que:




  1. Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley; además de que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.

  2. Se trata de un órgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar que tienen naturaleza permanente.

  3. El carácter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la normativa andina.

  4. El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.

  5. El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decisión.

  6. La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria andina.




  1. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior.




  1. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:


Constitución por mandato legal:


  1. Mediante la Ley 65 de 1967, el Congreso de la República de Colombia le confirió facultades legales y extraordinarias al Gobierno Nacional, quien en ejercicio de las mismas expidió el Decreto 2974 de 3 de diciembre de 1968 que, en los artículos 25 al 39 del Capítulo Segundo, ordenó la creación de la Superintendencia de Industria y Comercio.




  1. El Decreto 2153 de 1992, definió entre otras funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.




  1. Por su parte, el Decreto 4886 de 2011, modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, denominando ahora en su artículo 2 numerales 6, 6.1 y 6.2 la División y Secciones antes enunciadas como: Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la Dirección de Nuevas Creaciones y la Dirección de Signos Distintivos.




  1. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio fue constituida por mandato legal.

Carácter permanente de la entidad:




  1. En concordancia con lo explicado en el punto anterior, desde su creación, la Superintendencia de Industria y Comercio ha operado sin interrupciones. Las modificaciones en la denominación particular de las divisiones internas en las que distribuye sus competencias, no han supuesto un cambio sustancial en la misión original que la Ley le confirió desde su inicio a la actual Dirección de Signos Distintivos. Esta labor, verificada a través de 46 años, demuestra el carácter permanente que posee la entidad que solicita la interpretación prejudicial en esta oportunidad.




  1. En el presente caso, se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido establecida con carácter permanente.


Carácter obligatorio de su competencia:


  1. El artículo 1 numeral 57 del Decreto 4886 de 2011, establece que una de las funciones específicas de la Superintendencia de Industria y Comercio consiste en administrar el sistema nacional de propiedad industrial, tramitando y decidiendo todos los asuntos relacionados con esta materia.




  1. Dentro de la entidad existen órganos encargados del tema de la Propiedad Industrial, la Dirección de Nuevas Creaciones y la Dirección de Signos Distintivos. Esta última, de acuerdo con la facultad consagrada en la norma anteriormente descrita y, particularmente, por lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Decreto, es la única autoridad facultada en todo el territorio colombiano para recibir las solicitudes de registro de marcas, tramitando todo el procedimiento conducente a la concesión o denegación de un signo distintivo14.

  2. El hecho de que el sistema nacional de propiedad industrial sea administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, supone que un solicitante que desee registrar una marca o depositar un nombre o enseña comercial, no tiene alternativa distinta que acudir ante esta entidad para adelantar el procedimiento respectivo. La competencia de la Dirección de Signos Distintivos es única y exclusiva, por lo que su competencia administrativa es un mandato obligatorio para todo aquel que pretenda proteger una marca en Colombia.




  1. En efecto, se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos debe necesariamente acudir, en primera instancia administrativa, a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.




  1. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carácter obligatorio de la competencia de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de signos distintivos.

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