Proceso n° 30-ip-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e, 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No



Descargar 61,66 Kb.
Fecha de conversión02.05.2017
Tamaño61,66 Kb.

- -

PROCESO N° 30-IP-99
Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador. Actor: La Internacional S.A. Marca: "DENIM”. Expediente interno 4146-97-LYM.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 03 de septiembre de 1999
VISTOS:
La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, requerimiento efectuado el 2 de julio de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 4146-97-LYM, propuesto por el Gerente General de La Internacional S.A. en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.
El artículo 61 del Estatuto del Tribunal establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de Interpretación Prejudicial, los cuales se observa que no se han cumplido a cabalidad por parte del solicitante, ya que si bien se adjunta la copia de la providencia en la que la respectiva Sala suspende el procedimiento y se solicita al organismo comunitario la interpretación prejudicial, omite realizar un informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. Al respecto el Tribunal en sentencias anteriores ha manifestado:
"Que si bien este documento (la demanda) procedente de la sociedad demandante ha sido remitido a este Tribunal por el juez nacional en calidad de 'informe sucinto' de los hechos para la consulta prejudicial, no es propiamente el informe a que se refiere el artículo 61, producido por el mismo juez o Tribunal que formula la consulta, como sin duda lo quiere la citada norma, se lo acepta, porque a criterio del Tribunal resulta suficiente como relato de los hechos básicos pertinentes, sin que tal aceptación haya de constituir precedente válido para futuros casos". (añadido nuestro: “la demanda”).
"...La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar. De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario".1
La función de este Tribunal, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance jurídico; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia.
La Interpretación Prejudicial, no es una prueba, sino que es una solemnidad “indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, el que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación”2.
Pese a la presente insuficiencia, el Tribunal procede a realizar un informe sucinto de los hechos constantes en las diferentes piezas procesales:
De la demanda se desprenden los siguientes hechos:


  1. La Internacional S.A. a través de su representante legal presentó ante la Dirección de Propiedad Industrial, el 23 de agosto de 1993, la solicitud de registro como marca de fábrica, de la denominación “DENIM” para proteger productos de la clase internacional 24.




  1. El 21 de marzo de 1994, el representante de Textiles Nacionales S.A. (TENASA) presentó observación al registro de la marca.




  1. Mediante Resolución N° 0959228 de 30 de mayo de 1997, se niega la solicitud de registro de la marca de fábrica en referencia y por tanto ordena archivar el expediente, fundamentándose en que la denominación solicitada contraviene el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.




  1. Considera el actor, que se presenta una interpretación errónea e indebida de las normas legales, “ya que no es verdad que el término ‘DENIM’ sea una denominación de uso común y corriente. Tampoco es verdad que dicho término identifique a un tipo de tela”.

Que, “No podemos decir que un color puede describir un género y menos aún un tipo de tela...”


Por su parte el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, al contestar la demanda expresa:


  1. Que la Resolución impugnada guarda conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.




  1. Niega pura y simplemente, los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegadas a la Ley ni a la realidad.

Consta, además la Resolución 0959228, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 30 de mayo de 1997, con la cual niega el registro del signo DENIM aceptando la observación presentada por Textiles Nacionales S.A. cuya demanda se fundamenta “en el hecho de que su representada comercializa telas ‘ÍNDIGO o DENIM’, para la fabricación de ‘blue jeans’. Es así, que estas telas, conocidas como jeans tienen el clásico color ‘índigo’ y son conocidas también como DENIM. El término DENIM, es ampliamente conocido en la industria textil, con el cual se identifica a la tela para ‘blue jeans’”.


Estos argumentos son aceptados en la mencionada resolución y además se expresa en el considerando tercero:
“Que permitir el uso exclusivo de un término que constituye una denominación de uso común y corriente al que todo el sector especializado en telas lo usa para distinguir ese color, sería consentir un acto de competencia desleal por la desventaja para todo el sector textil”.
1.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:
Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:
Decisión 344:
Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”
Artículo 82.‑ No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”
Artículo 95. Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
Artículo 96.‑ Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”
2.- DEFINICIÓN DE MARCA.-
Se define marca como:
Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”3.
"Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa"4.
Jorge Otamendi, por su parte define la marca como:
El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple... La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”5.
Baumbach y Hefermehl, citados por Bertone, señalan que:
La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”6.
De las definiciones mencionadas, y especialmente de aquella contenida por el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión, cuyo análisis se desarrolla en el siguiente punto, se desprende que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
3.- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA CONSIDERARSE COMO MARCA
El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice:
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
De esta norma legal se desprende claramente los requisitos intrínsecos que debe reunir un signo para ser considerado como marca bajo el régimen de la Decisión 344, que son: la distintividad, la perceptibilidad y la capacidad de representación gráfica.
La facultad distintiva de la marca, es la más importante, ya que una marca está llamada a distinguir un producto o servicio de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Así lo ha manifestado la doctrina:
Acorde con la doctrina general, consideramos que uno de los requisitos que necesariamente debe reunir una marca es el de su carácter distintivo, el cual determinará su función esencial destinada a identificar un producto o servicio entre productos o servicios de una misma especie o clase ofrecido por los competidores”7.
Al respecto, este Tribunal ha dicho:
Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca”8.
El segundo requisito, se refiere a la perceptibilidad, es decir la facultad de los signos para ser captados por los sentidos:
“Un signo que sea imperceptible, esto es, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.
La marca es un bien inmaterial que requiere para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora”9.
El último requisito es una condición formal exigida por el artículo 81 de la Decisión 344, con fines operativos, es decir de archivo, de impresión y de procedimiento. Es de esta forma que el titular de la marca trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá más tarde, con la publicación que se exige por la norma, que sus competidores puedan conocer y apreciar el signo y establecer las similitudes y diferencias con uno ya registrado o que se haya solicitado su registro, para que de ser el caso se lo impugne a través de los trámites establecidos en la norma comunitaria10.
4.- PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS GENÉRICOS, COMUNES, USUALES O DESCRIPTIVOS
Además de reunir los requisitos señalados, un signo para poder ser registrado como marca no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En el artículo 82 literal e) se prohibe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca.
“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades”11
En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado:
“Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios. Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo. No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable.
La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”12.
5.- EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS.-
La responsabilidad del estudio de un signo para poder ser registrado corresponde a la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y será este funcionario el que determine si un signo puede ser registrado o no como marca, pero aunque este criterio sea “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta”13.
En una anterior sentencia, éste órgano comunitario al referirse al examen de registrabilidad, ha manifestado:
“En el trámite del registro de una marca, una vez calificada la solicitud por haber cumplido los requisitos formales (art. 92), la Oficina Nacional Competente debe proceder a su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. De esta manera la norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros al permitirles presentar ‘observaciones’, a la solicitud de una marca dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (art. 93). En caso de existir observaciones y admitidas éstas, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario.
“Cumplido el plazo de 30 días, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca.
“En caso de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que la ‘Oficina Nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
“La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente o al administrador para proceder al examen de fondo sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que debe ser cumplida antes de otorgar el registro.
“No puede entenderse que el examen de fondo debe practicarse sólo cuando presenten ‘observaciones’ ni que se pueda omitir en caso de inexistencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue el registro.
La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de requisitos que debe reunir el signo al tenor del art. 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y 83...”14.
Con todos los antecedentes expuestos:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, obliga al juez nacional consultante, a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación”; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de los antecedentes que aparezcan en el proceso interno.
2. Un signo para poder ser registrado validamente como marca, debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.
3. Además de reunir los requisitos señalados, los signos no deberán encontrarse en las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La prohibición establecida en el artículo 82 literal e), que hace referencia a las denominaciones genéricas, determina que estas no pueden ser registradas por carecer de suficiente distintividad.
4. La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente o al administrador para proceder al examen de fondo sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que debe ser cumplida antes de otorgar el registro.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el proceso interno.
Notifíquese a la nombrada Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Rubén Herdoíza Mera

PRESIDENTE


Juan José Calle y Calle

MAGISTRADO


Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO


Guillermo Chahín Lizcano

MAGISTRADO


Eduardo Almeida Jaramillo

Secretario


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo


SECRETARIO


1 Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988.

2 Proceso 1-IP-96. 9 de diciembre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 217.

3 Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35.

4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13.

5 Otamendi Jorge: “Derecho de Marcas”. Buenos Aires. 1995. Segunda Edición. pág.: 7.

6 Bertone Luis Eduardo. “Derecho de Marcas”. Tomo I. pág. 15. Ed. Heliasta S.R.L.

7 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 81

8 Proceso 18-IP-97. Sentencia del 17 de febrero de 1998. Marca: “World Cup France”. Ratificado en el Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.”

9 Proceso 13-IP-98, 20 de marzo de 1998. Marca: “El Rosal”.

10 Criterio sostenido en el Proceso 1-IP-98. Sentencia del 17 de abril de 1998.

11 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 103.

12 Proceso 33-IP-95. Sentencia del 15 de noviembre de 1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 205-206.

13 Proceso 1-IP-87. Sentencia del 3 de diciembre de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo I. pág.: 116. Criterio ratificado en el Proceso 22-IP-96. Marca: “Expomujer”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 365.

14 Proceso 11-IP-98. Sentencia del 3 de mayo de 1998. Marca: “PAVCO NÚCLEO CELULAR”.

: Documentos -> Procesos
Procesos -> Tribunal de justicia de la comunidad andina
Procesos -> Proceso 107-ip-2014
Procesos -> Proceso 138-ip-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Procesos -> Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a y h y 83 literal a de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
Procesos -> Proceso 135-ip-2005
Procesos -> Tribunal de justicia de la comunidad andina
Procesos -> Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada
Procesos -> Proceso 249-ip-2013
Procesos -> Proceso 118-ip-2013
Procesos -> Proceso 193-ip-2015




La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal