Proceso 78-ip-2005



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2.10. RENOVACION Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO
El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 99 de la Decisión 344, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del respectivo País Miembro.
La Decisión 344, por otra parte, se refiere a la caducidad del registro de la marca en los artículos 99, 100 y 114. Según tales normas, élla se produce cuando el titular del registro no solicitare la renovación ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro el período de gracia. (Inciso 1 del Art. 114 y Art. 99) o cuando no se pagaren las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro. (Inciso 2 del Art. 114).
Con lo expresado se concluye, que la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.
La caducidad del registro prevista en el artículo 114, es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.
A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal:
“...El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. 21
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
C O N C L U Y E:
1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
2. En el examen que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.


3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
4. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.
5. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.
6. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro, según lo establecido en el artículo 82 literal i).
7. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva.
8. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.
La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o, no admitirlas, en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido legalmente admitidas a trámite.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
9. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o similares, induciendo de este modo a error al público consumidor.

10. En cuanto a la renovación de un registro, mientras no se agoten todos los plazos establecidos para que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores.

11. La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6921-AI-(LP), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.
Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal

PRESIDENTE


Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO


Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO


Olga Inés Navarrete Barrero

MAGISTRADA


Mónica Rosell Medina

SECRETARIA


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Mónica Rosell

SECRETARIA

1 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

2 Proceso Nº 01-IP-2002, sentencia de 10 de abril del 2002. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786, de 24 de abril del 2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.

4 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Argentina, Pág 28. 1989.

5 Proceso 08-IP-2003, sentencia de 19 de marzo del 2003; G.O. Nº 917, de 10 de abril del 2003; marca GRAFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Proceso Nº 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996.

9Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

10 OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

11 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166.

13 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.

15 Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

16 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999; G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

18 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

19 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995. G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

21 Proceso Nº 9-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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