Proceso 78-ip-2005



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PROCESO 78-IP-2005




Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales d), h) e i); 83, literal b); 94, literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 93, 95, 96, 99, 114 y 128 de la misma Decisión. ACTOR: ELIZABETH SALAZAR GARZON. Marca:VILCAGUA + GRAFICA”. Proceso interno Nº 6921-AI-(LP).


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cinco.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.
VISTOS:
Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de mayo del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 1º de junio del 2005.
1. ANTECEDENTES:
1.1. Partes
Actúa como demandante la señora ELIZABETH SALAZAR GARZON, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado.
Se considera como tercero interesado en esta causa, a la Compañía MINAEXPLO LOJA S.A., según así afirma la Instancia Nacional.
1.2. Acto demandado
La interpretación se plantea en razón de que la señora ELIZABETH SALAZAR GARZON, mediante mandataria, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial (E), del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:
Nº 974616, de 24 de noviembre de 1999, notificada el 3 de diciembre del mismo año, por medio de la cual se resolvió “rechazar la observación propuesta” y, denegar el registro de la denominación “VILCAGUA + GRAFICA”, como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 32, solicitada por la señora ELIZABETH SALAZAR GARZON.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por la Sala consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
- El 11 de agosto de 1998, la señora ELIZABETH SALAZAR GARZON presentó solicitud para obtener registro de la denominación “VILCAGUA + GRAFICA”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.1
- El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 405, correspondiente al mes de octubre de 1998.
- El 8 de abril de 1999, fue presentada observación por parte de INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. la cual argumentó que “la palabra VILCAGUA, inmediatamente le permite asociar al público consumidor con la ciudad de VILCABAMBA, indicación geográfica, induciendo al público a error y engaño, sobretodo, respecto a la procedencia de los productos que protege esa marca”.
- Posteriormente, la Compañía MINAEXPLO LOJA S.A., presentó un escrito en el que afirma que “…el registro de determinada marca violaría derechos preexistentes y exclusivos de un tercero … al atentar contra los derechos preadquiridos de MINAEXPLO LOJA S.A. y su nombre comercial ‘VILCAGUA’”.
- El 24 de noviembre también de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, emitió la Resolución Nº 974616, por medio de la cual resolvió “rechazar la observación propuesta”; sin embargo, aceptó el escrito presentado por MINAEXPLO LOJA S.A. y, en consecuencia, negó el registro solicitado.
b) Escrito de demanda
La señora ELIZABETH SALAZAR GARZON manifiesta, como ya se dijo, que el 11 de agosto de 1998, presentó solicitud para el registro de la denominación “VILCAGUA + GRAFICA”, como marca destinada a proteger “agua de mesa”, producto comprendido en la clase internacional 32, respecto de la cual, una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 405, de octubre del mismo año, fueron presentadas observaciones por parte de INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A., y por la Compañía MINAEXPLO LOJA S.A., a las cuales dio contestación oportuna.
Expresa que, posteriormente, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 974616, de 24 de noviembre de 1999, notificada el 3 de diciembre del mismo año, por la que resuelve rechazar la observación presentada y, sin embargo, denegar el registro solicitado.
Considera la actora, por otra parte, que el escrito presentado por MINAEXPLO LOJA S.A., por el cual se sostiene que el registro pretendido “…se trata de un acto de competencia desleal sancionado por la Ley de Propiedad Intelectual…”, no debió haber sido tomado en consideración por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por no tratarse de una observación propiamente dicha, al haber sido presentado fuera de los treinta días establecidos en el Art. 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordante con el Art. 208 de la mencionada Ley.
Sostiene que “MINAEXPLO LOJA S.A. no ha demostrado tener registro vigente de la marca VILCAGUA, el hecho de haber tenido un registro hace años atrás, no le confiere actualmente derecho alguno sobre esa marca, pues justamente el no haber renovado oportunamente el registro significa que no tuvo interés en mantener vigente la marca”.
Sobre el derecho exclusivo respecto de una marca, expresa que “…al no tener MINAEXPLO LOJA S.A. registro vigente de la marca VILCAGUA, no tiene derecho al uso de esta marca; por tanto, es inaudito que el Director Nacional de Propiedad Industrial , fundamente su Resolución en el hecho que MINAEXPLO LOJA S.A. ‘ha venido utilizando inninterrumpidamente’ (sic) esa marca…”.
Afirma también la actora que “...la COMPAÑÍA VILCAGUA S.A. ya no existe, por lo tanto el nombre comercial VILCAGUA ya no existe, ni se encuentra actualmente en uso como tal… Al haber adquirido MINAEXPLO LOJA S.A., según afirma, todos los bienes que fueron de la Compañía VILCAGUA S.A., el momento de celebración de este contrato, es decir el 21 de julio de 1998, se dejó de utilizar el nombre comercial VILCAGUA; en consecuencia, de qué uso por más de seis meses habla el Director Nacional de Propiedad Industrial, en su Resolución?”.
Alude, así mismo, que “no existe competencia desleal por parte de mi representada, puesto que no existe en uso el nombre comercial VILCAGUA, ni existe registrada marca alguna similar o igual a la solicitada por mi representada.”
Sostiene en lo principal, finalmente, que la marca VILCAGUA+GRAFICA “…es una marca plenamente susceptible de registro.”
c) Contestaciones a la demanda
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, contesta la demanda ratificando la Resolución Nº 974616, por considerar que “guarda conformidad con la legislación andina y nacional”, a tiempo de señalar casillero judicial para recibir las notificaciones pertinentes al caso en controversia.
El Procurador General del Estado contesta también la demanda, por intermedio de su Delegado Encargado, afirmando que “...corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.
Manifiesta además, que señala casilla judicial “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa...”.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, del IEPI, contesta igualmente la demanda, oponiendo varias denominadas “excepciones”, las que el Tribunal solicitante de la interpretación las ha resumido en las siguientes:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.


2. La denominación solicitada no cumple con las exigencias de los artículos 81 y 83 literal b) de la Decisión 344.
3. Solicita que en sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda.
d) Tercero Interesado
La compañía MINAEXPLO LOJA S.A., contesta la demanda oponiendo, según el resumen de los hechos presentado, las siguientes excepciones:
1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. Improcedencia de la demanda.

3. Niega que Minaexplo Loja S.A. carezca de derechos sobre la denominación VILCAGUA, ya que la utiliza desde muchos años atrás.

4. Niega que el signo VILCAGUA+GRAFICA que se pretende registrar, cumpla con los requisitos de originalidad, distintividad y perceptibilidad.

5. El signo distintivo VILCAGUA, de su propiedad, ha llegado a constituirse en un signo notorio.

6. Solicita que se deseche la demanda.


Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
2. CONSIDERANDO:
2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Decisión 472, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal; de los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 y, en concordancia con el artículo 61 de la Decisión 184. No obstante, estas referencias, una de ellas equivocada, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta el informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha solicitado, por medio de Oficio Nº 176-TDCA-1S-6921-AI-(LP), sin fecha, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h), i); 83; 94 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto, este Tribunal determina que corresponde atender el requerimiento formulado, por haber verificado que la solicitud referente al registro de la marca “VILCAGUA+GRAFICA” ha sido presentada el 11 de agosto de 1998, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.
Estima sin embargo, que la interpretación solicitada del artículo 83, debe limitarse a únicamente su literal b), toda vez que es esa la norma aplicable al caso controvertido. Considera conveniente, además, extender la interpretación del Tribunal, de oficio, a los artículos 93, 95, 96, 99, 114 y 128 de la misma Decisión; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional.
2.3. NORMAS A SER INTERPRETADAS
En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISION 344
(…)

Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”


(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”


i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.”
(…)

Artículo 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
(…)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;


(…)

Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.


“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”
Artículo 94.‑ La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;”
(…)

Artículo 95.‑ Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”
Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
“Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.
(…)

Artículo 99.‑ La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.
“La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.”
(…)

Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.


(…)

Artículo 114.‑ El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.
“Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.”

(…)


Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”
(...)
2.4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO
La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
a) Perceptibilidad
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
c) Susceptibilidad de representación gráfica
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2.5. CLASES DE MARCAS
La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, fundamentalmente, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia con la estructura del signo.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
En interpretaciones anteriores sobre el punto, se ha manifestado lo siguiente:
“La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.”2
Dentro de esta clase de marcas, se encuentra la marca de fantasía que, puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.
El tratadista Jorge Otamendi la define como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 3
Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. 4
La MARCA GRAFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización.
Ha sostenido igualmente el Tribunal que:
“…la marca figurativa es caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).5
La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Esta clase de marca constituye una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.
Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal:
“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 6
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