Proceso 75-ip-2014



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 75-IP-2014



Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los literales a), b) y g) del artículo 134, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Asunto: Marca “NATURAL HEAL (mixta)”. Expediente Interno: 2010-00265.
Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
VISTOS:
En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1521 de 23 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 23 de mayo de 2014 vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de julio de 2014.




  1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:


Demandante: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero Interesado: NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.


  1. HECHOS RELEVANTES




  1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

  2. El 2 de octubre de 2007, la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., solicitó el registro de la marca “NATURAL HEAL” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.




  1. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 582 del 30 de noviembre de 2007 la empresa NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., presentó oposición, soportando posición en ser titular del signo “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto) para productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. Mediante Resolución 19640 de 17 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro del signo “NATURAL HEAL” (mixto), decisión frente a la cual OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.




  1. Con Resolución 26908 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos confirmó la decisión adoptada inicialmente.




  1. Mediante Resolución 65775 de 21 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.




  1. La compañía OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., planteó ante el Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento de derecho.




  1. Mediante providencia de 26 de junio de 2013 el Consejo de Estado de República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda




  1. La sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  1. Mantiene que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, fue indebidamente aplicado, desconociendo fallos anteriores sobre materias iguales y aplicables al caso.




  1. Que la Superintendencia no comparó en su conjunto la marca “NATURAL HEAL” (mixta) frente a la marca “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixta), y que fue fraccionada arbitrariamente para determinar equivocadamente la confundibilidad o riesgo de asociación entre los signos.



  1. Argumenta que desde el punto de vista fonético, no existe confusión alguna ya que de la audición de los signos en conflicto se permite establecer que entre estas no hay ninguna intención de imitar.




  1. Los signos en conflicto poseen un número distinto de palabras y las vocales son distintas además de que la sílaba tónica en cada una no es coincidente ni ocupa la misma posición.




  1. Que analizadas las marcas desde el punto de vista ortográfico y visual existen diferencias importantes entre las marcas en conflicto por lo que no habría confusión en el mercado.




  1. La coincidencia de letras no es motivo suficiente para definir que las expresiones presentan similitudes, que el término “NATURAL” no es monopolizable y deben analizar el resto de palabras que conforman la marca.




  1. Sostiene que: “(…) toda vez que las marcas enfrentadas son caprichosas no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas. Explica, que si bien las palabras “HEALTH” y “HEAL” pudieran tener un significado en español, al no ser palabras generalmente conocidas o de uso permanente, para efectos de un análisis de confundibilidad se les debe considerar como marcas caprichosas o de fantasía.”

17. Señala que: “(…) en razón a que la posible similitud entre las marcas enfrentadas solo puede devenir de la palabra “NATURAL”, que en el mercado se da la coexistencia pacífica de cientos de marcas registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5 Internacional que tienen en su conformación dicha palabra, lo que permite concluir que en ningún momento ha generado confusión en el consumidor.”




    1. Fundamentos de la Contestación a la demanda.




  1. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  1. Argumenta que: “(…) las marcas mixtas “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” vs “NATURAL HEAL”, no contiene elementos gráficos característicos por lo que, aunque la composición del logo del signo solicitado trae una hoja, consideramos que predomina la parte denominativa, elementos que integrados hacen que carezcan de la aptitud diferenciadora frente a la marca previamente registrada.”




  1. Afirma que: “(…) se evidencia el riesgo de confusión entre los signos “NATURAL HEAL” (mixto) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto), desde el punto de vista visual, por el parecido entre las palabras “NATURAL HEAL”, las cuales son determinantes entre ellos.”




  1. Señala que: “(…) es necesario tener en cuenta que el signo solicitado “NATURAL HEAL” (mixto) pretende distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, mientras que los productos a distinguir con la marca previamente registrada “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixta), también, se encuentran en la clase 5 del mismo nomenclátor marcario, situación que hace aún más evidente el riesgo de confusión y/o de asociación, por lo que no pueden coexistir en el mercado.”




  1. Asevera que el signo solicitado posee semejanzas que determinan la confundibilidad con el signo previamente registrado.




  1. Reitera que: “(…) “NATURAL HEAL” y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS”, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, sí son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, a pesar de ser de naturaleza mixta, pues el elemento que predomina en éstos es el denominativo por lo cual, no hay diferencias sustanciales entre ambas, ni en su aspecto ortográfico, fonético, visual y/o conceptual, pues su reproducción casi en su integridad –a pesar de las últimas letras “Th”-, las hace confundibles entre sí.”




    1. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado.




  1. La compañía NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL S.A., en su contestación manifiesta que:




  1. Aduce que la marca solicitada “NATURAL HEAL” (mixta) es semejante a su marca “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixta), en vista de la composición de los signos en estudio que es gramatical, fonética, visual y conceptualmente semejante, toda vez que utiliza el mismo orden y extensión de términos NATURAL HEAL/HEALTH.




  1. Advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó su derecho de registrar su marca, sino que como autoridad se percató que el signo es idéntico a la marca “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto), para distinguir la misma clase de productos relacionados con farmacéuticos.




  1. Manifiesta que: “(…) la marca “NATURAL HEAL” (mixta) clase 5 internacional, cuyo registro fue negado legalmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, es CONFUNDIBLE VISUAL, ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y GRÁFICAMENTE a la marca mixta “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS”, previamente registrada por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 05 Internacional, de manera que induce al público en error.”




  1. Afirma que “Forzosamente debemos concluir que no existe ninguna diferencia entre las marcas, lo que hace presumir al público consumidor que se trata de un mismo signo que ofrece y produce un solo comerciante, en este caso sería mi representada NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.”


3. NORMAS A SER INTERPRETADAS


  1. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:


DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”
(…)
Artículo 136
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”.


  1. CONTENIDO DE LA PONENCIA




  1. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:



  1. Concepto de marca y elementos constitutivos.

  2. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

  3. Clases de signos: comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

  4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común.

  5. De los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

  6. Cotejo de marcas farmacéuticas.




      1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.




  1. En el presente caso, se solicitó el registro del signo “NATURAL HEAL” (mixto) para proteger productos de la Clase 5 la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, por lo que es necesario enfocar en este punto qué se entiende por marca y cuáles son sus elementos constitutivos.




  1. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.




  1. Se puede verificar que el antes descrito artículo nos hace una explicación de qué se entiende por marca, cuáles son sus requisitos y qué tipo de signos pueden ser aptos de registro.




  1. Sobre la base del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

  2. La representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.




  1. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.




  1. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.




  1. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.




  1. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.




  1. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó.




  1. En definitiva, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “NATURAL HEAL” (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.




      1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.




  1. En contra de la solicitud de registro del signo “NATURAL HEAL” (mixto), se presentó oposición por parte del titular del signo MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS (mixto), para productos de la clase internacional No. 5.




  1. En esta parte de la providencia se analizará cuáles son precisamente los impedimentos para registrar una marca, sobre la base de la referida identidad y semejanza.




  1. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.1




  1. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:




  1. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.2




  1. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea.




  1. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;




  1. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.


Reglas para realizar el cotejo de marcas.


  1. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos “NATURAL HEAL” (mixto) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto), aplicando para ello los siguientes parámetros:




  1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.




  1. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.




  1. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.




  1. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.




  1. Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y el Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370 de 14 de julio de 2006.




      1. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.




  1. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo “NATURAL HEAL” (mixto) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto).





  1. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los denominativos, los gráficos y los mixtos, en atención a la estructura del signo.




  1. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “NATURAL HEAL” (mixto con parte denominativa compuesta) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto con parte denominativa compuesta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.




  1. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.




  1. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).




  1. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.




  1. Sobre este tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).




  1. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.




  1. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:




  1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.




  1. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.




  1. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.




  1. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.




  1. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.




  1. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado y el registrado previamente.




      1. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS DE USO COMÚN.




  1. En complemento del acápite anterior, es necesario explicar que muchas veces las marcas farmacéuticas incorporan dentro de su composición, términos o palabras de uso común que son necesarias para que el consumidor pueda elegir el producto que se expende. En el presente caso la palabra NATURAL, para productos de la Clase Internacional 5, por lo que este Tribunal se referirá a este aspecto.




  1. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas éste elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado).




  1. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).




  1. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que “(…) una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).




  1. Debe enfatizarse que los términos de uso común deben ser analizados en cada caso, tal es así como ya se ha señalado que: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”3




  1. El Juez Consultante deberá evaluar si el signo solicitado NATURAL HEAL (mixto), incorpora términos usuales que se utilizan dentro de la clase internacional No. 5 y en clases conexas competitivamente y verificar los parámetros establecidos en la presente interpretación.




      1. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y LOS SIGNOS DE FANTASÍA.




  1. En el presente caso se solicitó el registro del signo “NATURAL HEAL” (mixto), y la actora manifestó que “(…) toda vez que las marcas enfrentadas son caprichosas no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas”. Explica, que si bien las palabras “HEALTH” y “HEAL” pudieran tener un significado en español, al no ser palabras generalmente conocidas o de uso permanente, para efectos de un análisis de confundibilidad se les debe considerar como marcas caprichosas o de fantasía”. En tal virtud, el Tribunal se referirá al tema de los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.




  1. El término “Health” traducido al español significa “salud”4, mientras que “Heal” se define como “sanar”5, ambos relacionados con asuntos médicos.




  1. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.




  1. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.




  1. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.6




  1. Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.




  1. Compete al juez consultante analizar si el signo “NATURAL HEAL” (mixto) compuesto por palabras en idioma inglés es de fácil comprensión para el público al cual se destinan.




      1. COTEJO DE MARCAS FARMACÉUTICAS.




  1. La sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., solicitó el registro del signo “NATURAL HEAL” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” y que la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixta), para distinguir: “formulaciones de preparaciones farmacéuticas para uso en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades humanas, desordenes, concretamente, circulatorios, respiratorios, endócrinos, neurológicos, cardiovasculares, alimentarios. Oncológicos, de autoinmunidad o relacionados con inmunidad, pulmonares, músculo, esquelétales, linfáticos, gastrointestinales, sensoriales de los huesos, virales, urinarios, renales, infecciosos, metabólicos o enfermedades del sistema nervioso central y desordenes, excluyendo los analgésicos; pruebas de diagnóstico y kits de análisis para uso clínico, en laboratorio, médico y químico, usados en el diagnóstico, pronóstico, predicción o tratamiento de enfermedades y para obtener perfiles geonómicos y proteomicos, útiles en la escogencia de terapias; pruebas y kits de análisis para evaluar la eficacia de tratamientos y el progreso de los mismos; kits de análisis para pronóstico, usados para identificar factores hereditarios de riesgo; reparaciones. Diagnósticas, concretamente, preparaciones de extractos, pruebas, ácidos nucleicos, proteínas, polipéptidos y anticuerpos, y también sistemas moleculares de materiales biológicos para laboratorio clínico o médico”, productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; deviene necesario hacer referencia al tema de “marcas farmacéuticas y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”.




  1. En primer lugar resulta necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso.




  1. El Tribunal se ha inclinado en estos casos:

“(…) por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.7





  1. Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 8



  1. El Tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.9




  1. Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 10




  1. Cabe agregar lo ya mencionado por este Tribunal: “(…)que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.11




  1. Respecto de los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.




  1. “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar productos dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.”12




  1. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.




  1. El Tribunal ha manifestado que:

“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”13.




  1. Asimismo se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Sobre la base de estos fundamentos,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA



CONCLUYE:
PRIMERO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.


TERCERO: La Autoridad Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos “NATURAL HEAL” (mixto) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto), aplicando los parámetros enunciados en la presente interpretación prejudicial.
El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas éste elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizar la comparación.
QUINTO: Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común; su presencia no impedirá el registro de la denominación, en caso de en su conjunto se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.
El juez consultante, deberá evaluar si el signo solicitado “NATURAL HEAL” (mixto), incorpora términos usuales que se utilizan dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas competitivamente y verificar los parámetros establecidos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y la vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso.
Se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00265, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo



PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo



MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez



MAGISTRADO

Gustavo García Brito



SECRETARIO


PROCESO 75-IP-2014


1 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

2 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

3 Proceso 04-IP-2011. Sentencia publicada en la G.O.A.C. No. 1958, del 27 de junio de 2011.

4 Fuente: http://es.dicios.com/enes/health.

5 Fuente: http://es.dicios.com/enes/heal.

6 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002, marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


7 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.

8 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266.

10 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 Proceso 04-IP-2011 previamente citado.

13 Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008. Marca “GANAVET”.



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