Proceso 149-ip-2011



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PROCESO 149-IP-2011



Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literal a) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 150 de la misma normativa, 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 3929-2010. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG. Marca: PRADAXA (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de mayo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


  1. Las partes.

Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI.

Tercero Interesado: TOP VETERINARIA SAN MARTÍN S.A.C.
iii. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:



  1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, solicitó el 11 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo denominativo PRADAXA, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: preparaciones farmacéuticas de la clase 5.




  1. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.




  1. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 6197-2007/OSD-INDECOPI de 13 de abril de 2007, resolvió denegar el registro solicitado, argumentando la existencia de la marca mixta PREDEXA INJ, registrada en Perú a nombre de la sociedad TOP VETERINARIA SAN MARTIN S.A.C., bajo el certificado No. 83175, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: agentes anti-inflamatorios para uso veterinario.




  1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.




  1. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1848-2007/TPI-INDECOPI, de 20 de septiembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.




  1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.




  1. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 12 de 30 de octubre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda.




  1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.




  1. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 8 de abril de 2010, resolvió el recurso de apelación confirmando la sentencia impugnada.




  1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.




  1. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 13 de junio de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, soporta la acción en los siguientes argumentos:


  1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí en relación con los aspectos figurativo, denominativo, gramatical.

  2. Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. Son de naturaleza diferente y tienen finalidades distintas. La marca solicitada ampara “preparaciones farmacéuticas de la clase 5”, mientras que la marca PRADEXA INJ determina para el amparo únicamente “combinación de agentes anti-inflamatorios potentes de uso veterinario”. La primera es para uso en seres humanos y la segunda para uso en animales.




  1. Indica, que la autoridad marcaria en casos similares ha reconocido que no existe posibilidad de confusión. Ha sostenido, que los productos se expenden en canales de distribución diferentes y tienen distintos consumidores.


C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1. Por parte del INDECOPI.


  • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético y visual.




  • Manifiesta, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva, ya que algunos fármacos de uso humano son suministrados a los animales.




  • Agrega, que el hecho de que nadie se hubiera opuesto al registro no es óbice para que la autoridad administrativa analice integralmente las solicitudes.




  • Argumenta, que el análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad administrativa. En cada caso, concreto se debe verificar si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad.


2. Por parte de la sociedad tercera interesada.
En el informe de la Corte Consultante y en los documentos enviados no consta la contestación de la demanda por parte de la sociedad TOP VETERINARIA SAN MARTÍN S.A.C.
D. RECURSO DE CASACIÓN.
La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, sustenta su recurso de casación con los siguientes argumentos:


  1. Argumenta, que la Corte Suprema emitió una sentencia de segunda instancia sin solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




  1. Sostiene, que la Corte Suprema de Justicia, además de no aplicar en debida forma las normas de la Decisión 486, no solicitó la debida interpretación prejudicial. Esto es obligatorio, de conformidad con el artículo 33 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




  1. Agrega, que como no se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria, la sentencia de segunda instancia tendría un vicio de validez.




  1. Manifiesta, que la Corte de Casación no puede solicitar la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al caso.




  1. Indica, que la Corte de Casación sólo puede anular la sentencia de segunda instancia y ordenar que se solicite la interpretación prejudicial.




  1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido diversas providencias en ese sentido.


IV. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.
El juez consultante solicita la interpretación de los artículos 134 literal a) y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal interpretará las normas solicitadas
De oficio, interpretará los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
(…)
Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.
(…)
ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
(…)
Artículo 122.- Consulta facultativa
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria
De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
(…)
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 150
Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”
(…)”.

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