Proceso 107-ip-2014



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PROCESO 107-IP-2014




Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “GOLDEN PIÑA” (mixta). Expediente Interno: 7052-2011-0-1801-JR-CA-16
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil catorce.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 7052-2011-0/ 8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso interno y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Auto de 10 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
Partes en el proceso interno:
Demandante: Frutas de la Selva S.A.C.
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú
A. Determinación de los hechos relevantes:


  1. El 26 de enero de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo (se reivindica colores1) para distinguir “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales” de la Clase 31 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación de Niza).



  1. Mediante Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro solicitado por ser descriptivo del tipo de piña.



  1. El 30 de septiembre de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011, el Indecopi decidió confirmar la Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, desestimar la modificación solicitada y denegar el registro solicitado por ser descriptivo.



  1. El 3 de enero de 2012, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011.



  1. Mediante sentencia de 11 de marzo de 2013, el 16º Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.



  1. El 21 de marzo de 2013, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.



  1. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


B. Fundamentos de la demanda:


  1. La demandante Frutas de la Selva S.A.C. manifestó lo siguiente:




  • Solicitó la modificación del signo solicitado excluyendo la denominación PIÑA y logotipo (entendiéndose la figura de piña), al tratarse de elementos secundarios. Con la modificación del signo solicitado se extingue la causal para denegar su registro, constituyéndose en un signo distintivo, capaz de individualizar a sus productos, por lo que se debe otorgar su registro.

  • Manifestó ser titular de la marca GOLDEN PIÑA y figura (Certificado 71541), GOLDEN PIÑA AGRÍCOLA LA BRETAÑA y logotipo (Certificado 135335) y GOLDEN PINEAPPLE FRUSELVA y logotipo (Certificado 135389), que distinguen productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza. Asimismo, es titular de las marcas D’GOLDEN y logotipo (Certificado 174992) y GOLDEN y logotipo (Certificado 172994), por lo que ostenta una familia de marcas sobre la denominación GOLDEN. Indicó que el signo solicitado se encuentra conformado únicamente por la denominación GOLDEN, la cual forma parte de sus marcas registradas, por lo tanto debe otorgarse el registro solicitado.


C. Fundamentos de la contestación a la demanda:


  1. El Indecopi contestó la demanda señalando que:




  • La denominación GOLDEN PIÑA puede ser identificada con “piña gold” o “piña golden”, la cual es un tipo de fruta exótica que se expende en verdulerías y establecimientos de alimentación. Al ser identificado con un tipo de fruta, el signo solicitado resulta descriptivo.

  • Si bien el signo solicitado cuenta con elementos figurativos y cromáticos, la imagen de una piña y un marco de color amarillo refuerzan el concepto del elemento denominativo, por lo que no dotan de distintividad al signo solicitado. Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

  • No cabe la modificación del signo solicitado, que excluye la denominación “piña” y logotipo, ya que tal modificación implica cambios sustanciales dentro del signo, los cuales van a generar una diferente impresión visual del mismo, lo cual no se encuentra permitido por ley. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que corresponde denegar su registro.

  • El signo solicitado se encuentra conformado por una denominación genérica y un aspecto gráfico carente de distintividad, lo que determina que dicho signo no sea distintivo.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
10. El juzgado declaró improcedente el pedido de modificación del signo por considerar que esta variación no es un cambio accesorio o secundario sino sustancial y declaró infundada la demanda por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad.
E. Fundamentos del recurso de apelación:
11. La demandante Frutas de la Selva S.A.C. reiteró los argumentos de su demanda y agregó que:
“el juzgado entra en contradicción al manifestar que la supresión de la denominación piña y la figura de una piña fue un cambio sustancial, para después alegar que el signo es genérico por los mismos elementos referidos (…). Respecto a la modificación de un signo, en tanto la supresión se efectúe sobre un elemento genérico o descriptivo no podrá considerarse como una modificación de carácter sustancial, por cuanto dichos elementos no expresan la distintividad de la marca. (…) La denominación y la figura de una piña no son para nada elementos relevantes dentro del signo y, por ende, su supresión no constituye una modificación sustancial”.
CONSIDERANDO:
12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
13. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas:
14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por:
“1. Posibilidad y condiciones para modificar un signo solicitado dentro de un procedimiento de inscripción de marca; y, 2. Criterios para determinar cuándo nos encontramos frente a una denominación genérica y fuerza distintiva que puede tener la parte gráfica de un signo sobre la denominación genérica textual”.
15. Procede la interpretación solicitada. Además, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: 134 literales a), b) y g); y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa.
16. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(…)
Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.
(…)”.
Consideraciones:
17. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:


  • Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad.

  • Impedimentos para un registro de marca: cuando carece de distintividad.

  • La marca mixta.

  • Signos descriptivos y genéricos.

  • La modificación del signo solicitado a registro.

  • Familia de marcas (por la palabra “Golden”).

  • El examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.

  1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.


18. Tomando en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos.
19. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
En artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca. La distintividad.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad”.
20. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GOLDEN PIÑA (mixto) para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.


  1. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO DE MARCA: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD

21. En el presente caso, el Indecopi denegó, de oficio, el registro solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, por falta de distintividad al ser descriptivo del tipo de piña.


22. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.2


  1. LA MARCA MIXTA:


23. Tomando en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA (mixta) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, deviene necesario hacer referencia a la marca mixta.
24. Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.


El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.3
Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).
25. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad.
D. SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS GENÉRICOS.
26. En el presente caso, el Indecopi denegó, de oficio, el registro solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, por falta de distintividad al ser descriptivo del tipo de piña. Asimismo, se alegó que el signo solicitado es uno de tipo genérico.
27. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo para distinguir: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales” de la Clase 31 de la Clasificación de Niza.
28. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
Signos descriptivos.
“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
29. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
30. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.4
31. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
32. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.
Signos genéricos.
33. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
34. Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
35. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta).
36. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo.
37. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular.
38. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
39. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.
40. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo “GOLDEN PIÑA” (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza.5
E. LA MODIFICACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO.
41. En el presente caso, la demandante Frutas de la Selva S.A.C. solicitó la modificación del signo solicitado excluyendo la denominación PIÑA y logotipo (entendiéndose la figura de piña), al tratarse de elementos secundarios. Alegó que con la modificación del signo solicitado se extingue la causal para denegar su registro, constituyéndose en un signo distintivo, capaz de individualizar a sus productos, por lo que se debe otorgar su registro. Por su parte, el Indecopi contestó la demanda señalando que no cabe la modificación del signo solicitado, que excluye la denominación “piña” y logotipo, ya que tal modificación implica cambios sustanciales dentro del signo, los cuales van a generar una diferente impresión visual del mismo, lo cual no se encuentra permitido por ley.
42. Dentro del Proceso 18-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
“Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.
La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición”.
43. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera:
“(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.
Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003).
44. Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’.
Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. 236 de 26 de noviembre del mismo año, caso ‘MONO’).
El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.
Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’. (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. 177 de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1278 de 15 de diciembre de 2005).
45. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.
F. FAMILIA DE MARCAS (POR LA PALABRA “GOLDEN”).
46. En el presente proceso, la demandante argumentó que el signo solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) cuenta con una familia de marcas por la palabra “Golden”.
47. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:
“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003).
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.
G. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. DENEGATORIA DE OFICIO.
48. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo GOLDEN PIÑA (mixto); el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad”.
49. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
50. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que:
“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
51. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.6
53. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.
54. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:
“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.


  1. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.




  1. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.8


56. Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Debida motivación.
57. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.
58. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.9
59. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Es decir, la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135 literal b) de la misma Decisión.
TERCERO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del el gráfico, como uno solo. En general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.
El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad.
CUARTO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad.
Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo GOLDEN PIÑA (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza.
QUINTO: El Juez Consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria y los parámetros expuestos en la presente providencia.
SEXTO: El Juez Consultante deberá determinar si la palabra “Golden” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado GOLDEN PIÑA (mixto).
SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:


  • Debe ser de oficio.




  • Debe ser integral.




  • Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.




  • Debe ser autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo



PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo



MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez



MAGISTRADO

Gustavo García Brito



SECRETARIO

PROCESO 107-IP-2014

1 La denominación escrita en color azul con borde blanco, la figura de una piña en color amarillo y rojo, con hojas superiores (plumero) de color negro, todo sobre fondo de color amarillo.

2 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

5 Se pueden ver las siguientes referencias:

http://granini.es/es_es/todo-sobre-la-mejor-fruta/153/

http://www.frutosdelparaiso.com/contenido/Pia-GoldenD2/S9/C3.html

http://www.rpp.com.pe/2013-12-09-pina-golden-el-manjar-de-mazamari-noticia_653567.html



6 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

8 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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